Protéger vos droits de propriété intellectuelle
Quels réflexes avoir en cas de litiges sur un de vos droits de propriété intellectuelle
Précontentieux
La définition et mise en œuvre du droit d’auteur
Que faire quand vous recevez une lettre de mise en demeure en recommandé au sein de l’entreprise ?
Ou un cabinet d’avocat vous écrit en vous demandant de retirer la photographie sur votre site internet ?
Que ce soit pour des faits liés à l’usage de la marque d’autrui, ou des droits d’auteurs, par exemple, ceux d’un photographe pour lesquels vous n’avez pas obtenu l’accord pour reproduire son œuvre, ou parce que vous avez déposé une marque et qu’un titulaire d’une autre marque vous demande de retirer votre demande, nous allons vous accompagner en vous conseillant sur la meilleure stratégie à mettre en place.
Mais pour cela, il faut étudier la situation précisément.
Ne gérez pas ces hypothèses seul et sans conseils.
En fonction des circonstances, il faudra envisager :
- D’entamer des négociations avec la partie adverse,
- Le retrait pur et simple car les enjeux sont trop risqués,
- De répondre sur le fonds car les arguments avancés sont illégitimes etc…
Tout ceci doit se préparer et celà fait partie de notre devoir de conseil.
Il est décisif de réagir rapidement mais sans précipitation et en mesurant les conséquences pour votre projet, sa capacité à se développer et à rebondir malgré cette embuche.
Précontentieux pour la protection de votre dépôt de marque
Que ce soit grâce à la veille opérée sur vos dépôts de marque ou en le découvrant chez un distributeur ou en ligne sur le site d’un concurrent : Que faire quand vous identifiez un produit ou un service présentant une marque proche de la vôtre ?
De même, lorsque vous découvrez qu’un tiers utilise une marque identique ou similaire à la vôtre sur le marché ? comment réagir ? Nous vous proposerons, en fonction de vos circonstances de fait, différentes solutions.
La première action est de prévenir votre Cabinet de Conseil en Propriété industrielle afin d’analyser la situation, identifier le déposant, son activité effective, et mesurer quelles actions prendre.
Défendre votre marque quand une demande de dépôt de marque est similaire à la vôtre
1. Constat d’huissier et capture d’écran horodatées
A titre préalable, un constat d’huissier, opéré par un commissaire de justice assermenté afin de sécuriser des preuves des faits de contrefaçon présumés, qui seront décisives. Le constat peut s’opérer en ligne, sur le site internet du contrefacteur, sur un site distributeur ou sur des réseaux sociaux etc…
Ces constatations permettront d’étayer la preuve des faits reprochés dans la lettre de mise en demeure et en cas d’actions judiciaires devant les Tribunaux..
2. Rédaction mise en demeure
Une des premières recommandations, selon les circonstances, peut-être de faire parvenir une lettre de mise en demeure, permettant la mise en avant de vos droits à la partie adverse afin de lui signaler l’existence de vos droits antérieurs de manière formelle ainsi que votre désaccord quant au dépôt, ou à l’exploitation d’un signe trop proche de du vôtre.
Vous signifiez, par cette entremise, la demande de retrait de la marque et/ou de la cessation de la commercialisation des produits ou services litigieux et le cas échéant, d’autres informations tels que l’identité des fournisseurs, un volume de chiffre d’affaires opéré etc…
La mise en demeure adressée au titulaire de la demande de marque contestée permet également de tenter d’aboutir à un accord amiable avec le titulaire de la marque contestée et, le cas échéant, d’obtenir une lettre d’engagement unilatéral à cesser toute atteinte postérieure à vos droits.
3. Opposition auprès de l’office
En l’absence de réponse à la lettre de mise en demeure ou de refus de la part du déposant, l’étape suivante est de former opposition auprès de l’office dans lequel le signe a été déposé. Attention, dans certains états, la procédure d’opposition n’existe pas ! Dans un tel cas, seule une lettre de mise en demeure, suivi d’une action judiciaire pourra être menée pour annuler ce droit concurrent trop proche du vôtre.
Au sein de cette procédure d’opposition, il importe de démontrer que les signes en présence sont identiques ou similaires au vôtre et que les produits et services visés sont également identiques ou similaires à ceux de votre droit antérieur entrainant, de fait, un risque de confusion pour des consommateurs. Pour ce faire, Galia Partners développe ses arguments et s’appuie sur des critères visuel, phonétique et conceptuel mais aussi sur les similarités entre produits et services concernés par la demande de marque contestée. Une recherche de jurisprudence permettra également d’étoffer notre démonstration.
Défendre votre marque si elle est similaire à une marque antérieure
1. Répondre aux arguments de l’opposant
Si vous recevez la notification d’une opposition, formée contre votre marque, par un Tiers, la première chose à faire est de nous en informer (si nous ne sommes pas votre mandataire). En tant que Conseil en Propriété industrielle, nous sommes des mandataires parfaitement habilités à vous représenter au cours de ces procédure qui sont strictement administratives, que ce soit devant l’INPI à, l’EUIPO.
En fonction de l’analyse de la situation, des forces en présence, c’est-à-dire de la force juridique de la marque ou des marques qui vous sont opposées, nous élaborerons la meilleur stratégie (défensive, offensive, négociation amiable avec la partie adverse pour trouver un terrain d’entente).
Parfois, la simple limitation des produits ou services couverts par votre marque sera un point suffisant pour désamorcer le litige. Parfois, il faudra aller au-delà, en signant un engagement unilatéral afin de prendre des engagements écrits de ne pas développer votre marque dans certains territoires, ou, par exemple, exclure le développement spécifique d’une offre de services etc…
Malheureusement, parfois, seul un retrait de la marque sera la solution, si le signe choisi est trop proche de la marque antérieure ayant réagi à votre dépôt ; Ici, cela signifie un changement de marque, mais également peut être de dénomination sociale de la société ou de nom commercial, et de noms de domaines. L’impact économique peut être catastrophique !.
2. Demander des preuves d’usage
Une stratégie importante également est de toujours vérifier dans quel territoire et comment est exploiter la marque antérieure qui vous est opposées.
En effet, toute marque française (art. L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle) ou de l’Union Européenne ((article 18, paragraphe 1, du RMUE) est soumise à des règles d’usage obligatoire, passés les 5 ans d’enregistrement. Dans ces conditions, il est décisif de s’assurer avant toute réaction de l’ancienneté de la marque fondant l’opposition.
Il sera alors envisageable d’introduire une action en déchéance sur requête du demandeur, devant l’INPI qui pourra prononcer la déchéance – totale ou partielle- d’une marque enregistrée, si son titulaire n’arrive pas à apporter des preuves tangibles et suffisantes d’une exploitation constante, sérieuse et ininterrompue de la marque sérieusement pendant les 5 années précédentes, et si elle est devenue générique ou trompeuse de son fait.
3. Envisager des actions en nullité pour les marques antérieures opposées
Les marques antérieures qui vous sont opposées peuvent être non conformes aux exigences légales de l’article L711-1 et 2 du code de la propriété intellectuelle.
Les nouvelles dispositions introduites par la Loi Pacte a eu pour effet de modifier profondément la procédure d’opposition et d’attribuer de nouvelles compétences exclusives à l’INPI en matière de nullité et de déchéance des marques françaises.
En ce qui concerne les actions en nullité, l’article L.716-2 du Code de la propriété intellectuelle organise une compétence exclusive au profit de l’INPI en matière d’actions en nullité de marque formées à titre principal.
Dans ce cadre, l’ensemble des titulaires de droits antérieurs tels que listés aux articles L.711-3 et L.716-2 du Code de la propriété intellectuelle, peuvent agir directement devant l’INPI.
Une marque enregistrée peut être annulée par l’INPI lorsqu’il est établi par le demandeur qu’elle ne respecte pas les conditions de validité légales (C’est le cas d’une marque dépourvue de caractère distinctif, ou descriptive, ou trompeuse ou encore contraire à l’ordre public au moment de son dépôt).
Une marque peut également être annulée par l’INPI lorsqu’elle porte atteinte à un droit antérieur ayant effet en France (par exemple une marque, une marque renommée, une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou encore un nom de domaine).
Sur quels fondements agir en nullité ?
Une demande en nullité peut être fondée sur plusieurs motifs, absolus et/ou relatifs.
Si la demande porte sur plusieurs motifs relatifs, les droits antérieurs invoqués doivent appartenir au même titulaire.
Les motifs absolus correspondent au non-respect des conditions de validité de la marque :
- Le signe ne peut constituer une marque ;
- La marque est dépourvue de caractère distinctif ;
- La marque est composée exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ou bien d’éléments devenus usuels ;
- Le signe est constitué exclusivement par la forme ou par une autre caractéristique du produit imposée par sa nature, sa fonction ou lui donnant sa valeur substantielle ;
- La marque est exclue de l’enregistrement (en application de l’article 6ter de la convention de Paris ; ou en application des législations prévoyant la protection des appellations d’origines et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties) ;
- La marque est contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ;
- La marque est trompeuse
- La marque a été déposée de mauvaise foi ;
Une action en nullité coûte, devant l’INPI, 600€ de taxes augmentée de 150€ par droits antérieurs invoqués supplémentaires (exemple : quand une dénomination sociale antérieure et une marque antérieure sont invoquées contre une marque postérieure).
Galia Partners en tant que mandataire vous conseille pour résoudre rapidement le litige. Nous déterminerons la meilleure stratégie allant de la signature d’un accord amiable avec l’opposant, jusqu’à l’obtention du rejet de l’opposition en démontrant l’absence de risque de confusion argué par l’opposant.