Les réponses aux 5 questions importantes sur le dépôt de marque
Pourquoi devrais-je déposer ma marque ?
L’objet d’un dépôt de marque est d’obtenir un monopole d’exploitation sur des signes de ralliement de clientèle, que ce soit un nom commercial, un logotype, le nom d’une gamme de produits ou de services spécifiques etc.
Un dépôt de marques constitue un titre privatif de propriété sur ces derniers, permettant de s’opposer et contester toute exploitation ou dépôt de signes identiques ou similaires pour des activités proches.
En France, la règle est la suivante : premier arrivé, premier servi. Seul un dépôt en bonne et due forme auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) ou de l’Office de l’Union Européenne de la Propriété Intellectuelle (EUIPO), vous permet d’obtenir un monopole d’exploitation, leur simple usage ne suffit pas.
De plus, seule une marque déposée ouvre le droit à intenter une action en contrefaçon à l’encontre de tiers, facilitant ainsi la contestation de leur usage litigieux.
Dans quelles classes déposer sa marque ?
La désignation des produits et services au sein d’un dépôt a une importance cruciale. Les produits et services désignés détermineront l’étendue effective du droit de marque accordé.
En effet, le droit créé se limitera aux produits et services identiques ou similaires à ceux couverts au sein du dépôt.
Les produits et services sont rangés dans 45 classes différentes, selon la Classification Internationale de Nice, selon leur nature, leur composition etc.
En plus de la désignation de la bonne classe, la rédaction même des produits et services doit être conforme aux exigences spécifiques de chaque Office, afin de passer avec succès l’examen à l’enregistrement. Les produits et services désignés doivent notamment être rédigés de manière suffisamment précise pour permettre à tout tiers de déterminer directement l’étendue du droit de marque accordé.
Les professionnels de la Propriété Intellectuelle, dont les Cabinets de Conseil en Propriété Intellectuelle, analyseront votre activité afin d’élaborer un libellé exhaustif et représentatif de cette dernière, répondant aux exigences des Offices spécialisés en la matière (INPI, EUIPO, OMPI etc.).
Quels éléments puis-je déposer à titre de marque ?
Divers signes peuvent faire l’objet d’un dépôt de marque, dont pour les principaux :
- Les marques dites verbales, c’est-à-dire uniquement des lettres (Exemple : la marque de l’Union Européenne « NIKE » n°018586666) ;
- Les marques dites figuratives :
- Soit composées à la fois d’éléments verbaux et figuratifs (Exemple : la marque française ci-dessous, n°1284327)
- Les marques dites figuratives :
- Soit composées uniquement d’éléments figuratifs (Exemple : la marque de l’Union Européenne « » n° 018869746) ;
- Les marques dites de couleur, composées exclusivement d’une nuance de couleur spécifique ou d’une combinaison de couleurs, sans autres éléments ;
- Les marques dites de forme, représentant la forme d’un produit en 3 dimensions ;
- Les marques sonores, composées exclusivement d’éléments sonores (musiques, jingles etc.) ;
- Les marques de position portant sur l’apposition ou le placement spécifique d’un signe sur un objet (Exemple, la marque française ci-dessous, n° 4990372 au nom de Nike Innovate CV) ;
- Les marques multimédia, composées à la fois d’éléments sonores et visuels
Quelque soit le signe choisi, afin d’être valablement enregistré à titre de marque, ce dernier devra répondre à diverses conditions, dont :
La condition de disponibilité
Toutes demandes de marque est publiées dans des bulletins officiels, afin d’avertir tous tiers, titulaires de droits antérieurs, de leur dépôt. Cette publication ouvre un délai dit « d’opposition » dépendant de l’Office concerné (INPI, EUIPO, Office nationaux étranger).
En France, de nombreux droits constituent désormais des antériorités valables à un dépôt de marque postérieure (marques, dénominations sociales, nom commercial, nom de domaine etc.).
Lors de son examen, l’Office français des Marques (INPI) ne vérifie pas cette condition de disponibilité. Ainsi, il importe de procéder à des recherches d’antériorités avant tout dépôt afin de s’assurer de la disponibilité de vos signes.
Les professionnels de la Propriété Intellectuelle, dont les Cabinets de Conseil en Propriété Intellectuelle, vous offrent un accompagnement sur ce point, en proposant la réalisation de recherches d’antériorités à l’identiques, de recherches de similitudes, sur les territoires de dépôt et d’exploitation envisagés.s
La
distinctivité
Ceci s’entend en ce que le signe doit relever d’un certain arbitraire en relation avec les produits ou services qu’il couvre.
Le signe envisagé ne doit donc pas constituer la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces derniers.
Il ne doit également pas décrire les produits et services concernés, ou une de leurs caractéristiques (nature, espèce, qualité, quantité, destination, provenance géographique, époque de production, finalité etc.)
En effet, la fonction première d’une marque est d’indiquer l’origine commerciale d’un produit ou d’un service, notamment en le différenciant de ceux des concurrents. Or, tout élément descriptif et générique doit rester à la libre disposition des professionnels du secteur concerné, pour leur permettre de présenter leur activité.
Le caractère distinctif d’un signe peut toutefois être acquis par l’usage, en tenant compte d’un faisceau d’indices et de facteurs spécifiques déterminés par la jurisprudence française et de l’Union Européenne.
La
déceptivité
Le signe choisi ne doit pas induire en erreur les consommateurs d’attention moyenne sur les produits ou services en question, notamment concernant leur origine, leur qualité ou leur nature.
A titre d’exemple, le nom géographique « PARIS » est considéré, par l’INPI (Office français des Marques) comme désignant un lieu ayant une réputation, dans l’esprit du public, en lien avec certains types de produits ou services, dont les cosmétiques, la maroquinerie, les vêtements, la joaillerie etc.
Ainsi, sa mention insinuerait que lesdits produits sont d’origine parisienne ou fabriqués à Paris. L’Office français des Marques (INPI) émet donc systématiquement des notifications d’irrégularités à l’encontre des dépôts comportant le nom géographique « PARIS » pour ce type de produits, en proposant la régularisation suivante : l’ajout de la limitation « tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ».
Si les produits visés ne sont pas fabriqués en France ou d’origine française, le signe déposé sera ainsi considéré comme induisant en erreur les consommateurs quant à l’origine desdits produits.
Les professionnels de la Propriété Intellectuelle, dont les Cabinets de Conseil en Propriété Intellectuelle et GALIA PARTNERS, vous accompagnent dans l’analyse des signes envisagés, en lien avec votre activité, afin de déterminer les chances de succès à l’enregistrement de vos dépôts et leur force juridique.
Comment se déroule la procédure d’un dépôt de marque devant l’INPI ?
Lors d’un dépôt de marque effectué auprès de l’Office français, l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle), la procédure se déroule comme suit :
- Un formulaire doit être rempli sur le portail en ligne de l’INPI, en renseignant notamment le signe déposé, les classes, produits et services correspondants, le nom du déposant, du mandataire et du signataire (lequel peut être un professionnel en Propriété Intellectuelle).
- Des taxes officielles de dépôt devront être acquittées afin de valider officiellement votre demande. Ces dernières dépendent du nombre de classes de produits et services désignés au sein du dépôt de marque (190€ de taxes officielles pour la désignation d’une seule classe et 40 € pour chaque classe supplémentaire).
- Une fois ce règlement validé, la demande est transmise à l’INPI, lequel émettra un numéro de dépôt et une date officiels relatifs audit dépôt de marque.
Par la suite, dans un délai de six semaines, la demande de marque sera publiée dans un registre public nommé Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle, afin d’en informer tout tiers titulaire de droits antérieurs.
A compter de la publication, une période d’opposition s’ouvrira, offrant un délai de deux mois à tout tiers titulaire d’un droit antérieur valable (marque, dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine etc.), pour s’opposer à l’enregistrement de cette demande de marque.
En parallèle, un examinateur sera nommé par l’INPI pour réaliser un examen approfondi des conditions de fond et de forme du dépôt de marque.
L’INPI ne vérifie jamais la disponibilité des signes déposés à titre de marque. L’examen des conditions de fond réalisé par l’Office français des Marques se concentrent essentiellement sur l’analyse de la distinctivité et déceptivité du signe déposé.
Cet examen peut notamment aboutir à des notifications d’irrégularités ou de refus provisoires de l’INPI à l’encontre de la demande de marque, à compter desquels un délai sera accordé pour répondre, régulariser ou encore contester l’analyse de l’examinateur.
A défaut d’opposition, d’observations de tiers, ou encore de refus provisoire émis par l’INPI, la demande de marque sera enregistrée, dans un délai maximum de 6 mois à compter de son dépôt. Un certificat d’enregistrement officiel sera délivré par l’INPI.
Le droit de marque sera réputé accordé depuis sa date de dépôt, pour une durée de protection de 10 ans, renouvelable indéfiniment tous les 10 ans, moyennant le paiement de taxes de renouvellement.
Sur quels territoires déposer un droit de marque ?
Le droit des Marques est régi par le principe de territorialité. Vous obtenez un droit privatif exclusivement sur les territoires au sein desquels des dépôts de marque ont été effectués.
A titre d’exemple, une marque enregistrée en France ne permettra pas de contester l’usage ou le dépôt d’un signe strictement identique, pour les mêmes produits et services, en Italie ou encore aux Etats-Unis.
La marque permettant de protéger un signe de ralliement de clientèle, et ainsi le chiffre d’affaires correspondant, il importe de définir les territoires pertinents en lien avec votre activité, à savoir ceux de fabrication/production, de commercialisation ou encore de prospection sérieuse à court terme.
Le mécanisme du droit de priorité, délai de 6 mois accordé à compter d’un premier dépôt de marque, vous permet d’étendre la protection d’une marque française, à titre d’exemple, ou d’une marque de l’Union Européenne, à l’étranger, tout en bénéficiant de la date de votre dépôt initial.
Ceci signifie que tout droit constitué, sur les territoires désignés dans le cadre de cette extension sous priorité, entre votre dépôt initial et les extensions de protection en cause, ne pourra vous être opposées.
Etendre sa protection en Union Européenne
La Marque de l’Union Européenne constitue un titre unitaire, dont la demande se fait auprès de l’EUIPO (Office de l’Union Européenne de la Propriété Intellectuelle), couvrant l’ensemble des 27 états membres de l’Union Européenne, pour 10 ans, renouvelable indéfiniment.
Galia Partners, en tant que mandataire agréé auprès de l’EUIPO, vous accompagne et peut vous représenter dans le cadre d’un dépôt de marque auprès de l’Office de l’Union Européenne de la Propriété Intellectuelle (EUIPO).
Nous vous informons que l’existence d’un droit antérieur au sein d’un seul état membre peut bloquer votre dépôt, dans son intégralité, et conduire à son rejet à l’enregistrement.
Il importe donc de s’assurer de la disponibilité de votre signe sur ces territoires. Le cabinet GALIA PARTNERS propose des recherches de disponibilité sur l’ensemble des territoires de l’Union Européenne.
Etendre sa protection à l’international, au-delà de l’Union Européenne :
- Le dépôt d’une demande de marque internationale, auprès de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) Cette option permet, par l’intermédiaire d’un dépôt unique, de désigner et couvrir plusieurs pays, uniquement ceux membres du Protocole de Madrid et l’Arrangement de Madrid.Le déposant doit sélectionner les pays dans lesquels il souhaite étendre la protection de sa marque. L’OMPI centralise la procédure de dépôt, reçoit la demande et la distribue à l’ensemble des Offices nationaux de Propriété Intellectuelle des territoires concernés.La demande de marque sera examinée individuellement dans chaque pays, par les Offices nationaux correspondants, lesquels notifieront l’OMPI du résultat de leur examen de fond et de forme. Galia Partners vous accompagne dans le dépôt de votre de marque auprès de l’OMPI ).
- Le dépôt de marques nationales sur chaque territoire GALIA PARTNERS collabore avec de nombreux agents spécialisés, dans le monde entier, afin de vous accompagner lors de dépôt de marque nationale à l’étranger, par leur intermédiaire. Cette solution est moins avantageuse sur le plan financier, puisque les frais d’un agent étranger sont à ajouter au budget de dépôt. Toutefois, certains Offices étrangers spécialisés en droit des Marques, dont l’Office chinois et celui des Etats-Unis, ont une réglementation spécifique, notamment en matière de classification et rédaction de produits ou services. Si vous souhaitez couvrir ces territoires, ce choix de dépôt sera ainsi recommandé afin de réduire les risques de refus provisoires, de procédures longues et coûteuses jusqu’à l’enregistrement du dépôt de marque. Les professionnels de la Propriété Intellectuelle, dont les Cabinets de Conseil en Propriété Intellectuelle et GALIA PARTNERS, vous accompagne ntdans le choix d’une stratégie de dépôt à l’international, correspondant à vos besoins.